Le dépôt d’un nom de domaine dispense-t-il de déposer une marque ? par Pascal Lê Dai – Avocat en droit commercial – propriété intellectuelle et IT

Le nom de domaine fait aujourd’hui partie de la vie de l’entreprise. Il est devenu un élément incontournable de sa communication et de son développement car il permet au public d’accéder au site internet sur lequel elle fait la promotion de ses activités ou vend ses produits.

Du point de vue juridique, le nom de domaine est considéré comme un signe distinctif, au même titre qu’une marque ou une dénomination sociale. Cette qualification lui permet potentiellement de faire « barrage » à un autre signe distinctif déposé postérieurement.

 

Dès lors, la question se pose de savoir si le dépôt d’un nom de domaine (opération simple et peu onéreuse) dispense de procéder à un dépôt de marque (opération plus contraignante et plus onéreuse), ou du moins permet de repousser à plus tard le dépôt de marque. Elle se pose plus particulièrement en phase de projet d’entreprise ou de lancement d’une nouvelle activité. Un cas fréquent étant celui de l’entrepreneur qui se contente dans un premier temps de réserver comme nom de domaine le nom qu’il a choisi (souvent après mûre réflexion) pour identifier sa future activité, et croit ainsi avoir protégé ce nom (qui pourra devenir le nom de sa future société, voire aussi la marque sous laquelle ses produits seront vendus) contre une reprise par un tiers.

C’est là une erreur d’appréciation qui peut coûter cher ! En effet, le régime de protection du nom de domaine ne présente pas la même sécurité que celui de la marque.

Tout d’abord, et comme pour la marque, le nom de domaine ne sera protégé contre un autre signe distinctif identique ou similaire que s’il est antérieur à ce dernier, et présente un caractère distinctif (c’est-à-dire qu’il ne doit pas servir à décrire l’activité pour laquelle il est destiné, ni même une caractéristique de cette activité).

Mais une différence notable tient au fait que le nom de domaine doit en outre être exploité, comme l’exige la jurisprudence qui reconnaît au nom de domaine une protection par le droit de la concurrence déloyale (à défaut de protection spécifique prévue par la loi à ce jour). Cela signifie que le site auquel renvoie le nom de domaine doit être en activité, c’est-à-dire qu’il est passé en phase de production pour reprendre la terminologie des développeurs de sites, et constitue un réel support de communication de l’entreprise. Ce ne sera pas le cas par exemple d’une page unique mentionnant que le site est en cours de réalisation.

Dans cette logique, le nom de domaine ne sera protégé que pour l’activité correspondant à celle qui se trouve sur le site, et son titulaire devra démontrer que du fait des activités en cause il existe un risque de confusion entre le nom de domaine et le signe postérieur dont il souhaite faire interdire l’utilisation. La protection du nom de domaine est ainsi dépendante de son exploitation effective, que ce soit pour son étendue que pour sa durée de vie.

La marque enregistrée constitue quant à elle un véritable titre de propriété aux termes des dispositions qui lui sont consacrées dans le Code de la propriété intellectuelle. Ce titre confère à son titulaire un monopole pour une durée de dix ans indéfiniment renouvelable, et lui permet de faire interdire son utilisation par un tiers (sous réserve que ce soit pour les mêmes activités que celles qui sont visées dans l’enregistrement de la marque). L’exploitation de la marque n’est ainsi pas requise pour agir (en contrefaçon) contre le tiers. La question de l’exploitation ne se posera que dans le cas où le titulaire n’aura fait aucun usage de la marque pendant au moins cinq années consécutives. Dans ce cas, il court le risque de perdre ses droits à l’issue d’une action en déchéance qui peut être engagée par tout intéressé.

Comme on peut le voir, c’est le dépôt comme marque qui confère à son propriétaire une véritable réservation du nom choisi, et ce même si la marque n’est pas encore exploitée.

En conclusion, le dépôt du nom de domaine ne confère aucune protection au nom en question tant que le site n’est pas lancé. Pire, si entre le dépôt du nom de domaine et le lancement du site un tiers déposait le même nom comme marque, celui-ci pourrait faire interdire l’utilisation du nom de domaine ! Or, on sait que le développement d’un site peut être long, comme c’est le cas par exemple des sites de commerce électronique qui doivent intégrer de plus en plus de fonctionnalités. C’est pourquoi la réflexion sur la stratégie de protection du nom doit être menée le plus en amont possible d’un projet, pour agir à temps et permettre à l’entreprise d’acquérir une antériorité efficace sur le nom qu’elle aura souvent mis du temps à trouver. Une telle antériorité constituera alors un véritable avantage concurrentiel pour l’entreprise et pourra devenir un actif fondamental de son patrimoine. Si au contraire l’entreprise ne peut revendiquer une antériorité efficace sur le nom qu’elle utilise, elle court alors le risque de se voir interdire un jour cette utilisation, et de perdre ainsi le fruit de ses efforts de communication.

Pascal LÊ DAI
Avocat associé
VATIER
p.ledai@vatier.com